Декларанти та митні представники при заповненні здебільшого митних декларацій також стикаються з необхідністю зазначення в графі 31 товарного знака.
У даній статті ми спробуємо розглянути особливості поводження з товарним знаком з точки зору не правовласника, а з точки зору декларанта і митного представника, які переміщують або заявляють відомості про товарний знак в декларації.
Безпосередньо поняття товарного знака закріплено в статті 1477 ЦК України встановлює, що під товарним знаком розуміється позначення, що служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб та індивідуальних підприємців.
Як видно з тексту даної норми, поняття відсилає нас до терміну індивідуалізації, який нормативно не закріплений, що часто створює труднощі для одноманітного розуміння порядку здійснення прав на товарний знак.
У своїй практиці ми дотримуємося розуміння ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ як дій, спрямованих на створення у Споживачів уявлення про виробництво товару (надання послуги) певною особою, наявності у товару унікальних характеристик, притаманних тільки товару певного виробника.
Перелік можливих видів товарних знаків не є обмеженим, і в якості товарних знаків можуть бути зареєстровані словестние, образотворчі, об'ємні позначення та їх комбінації (комбіновані товарні знаки), також можуть бути зареєстровані світлові, звукові, нюхові, голографічні товарні знаки.
Правова охорона надається товарному знаку з моменту його державної реєстрації. Після моменту державної реєстрації, ніхто не має права використовувати без дозволу правовласника подібні з його товарним знаком позначення щодо товарів, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований, або однорідних товарів, якщо в результаті такого використання виникне ймовірність змішування.
Державна реєстрація товарного знака здійснюється федеральним органом виконавчої влади з Інтелектуальної власності в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації.
Свідоцтво містить вказівку на реквізити правовласника, зображення товарного знака, вказівка на вид товарного знака, дату реєстрації та дату закінчення терміну реєстрації, види товарів на які поширюється дія товарного знака.
Тобто товарний знак діє лише обмежений період часу, і лише на ті групи товарів, стосовно яких реєструється.
Види товарів, на які ПОШИРЮЄТЬСЯ дію товарного знака, вказуються відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (International (Nice) Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks), заснованої Угодою про класифікаціях (Ніццька угода), призначеної для реєстрації товарних знаків.
За принципом дії коди МКТП (МКТіУ) схожі з кодами КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності). Міжнародна класифікація товарів і послуг складається з 45 класів: з 1 по 34 класи МКТП складають товари, а з 35 по 45 класи - послуги.
Правова охорона має на увазі можливість притягнення особи до відповідальності за незаконне використання товарного знака.
Адміністративна відповідальність за незаконне використання товарного знака встановлена статтею 14.10 КоАП РФ, кримінальна відповідальність встановлена статтею 180 КК РФ.
Статтею 1515 ЦК України встановлено цивільно-правова відповідальність, що наділяє правовласника правом вимагати вилучення з обігу та знищення за рахунок порушника контрафактних товарів, етикеток, упаковок товарів, на яких розміщені незаконно використовуваний товарний знак або схоже з ним до ступеня змішання позначення. У тих випадках, коли введення таких товарів в оборот необхідно в громадських інтересах, правовласник вправі вимагати видалення за рахунок порушника з контрафактних товарів, етикеток, упаковок товарів незаконно використовуваного товарного знака або схожого з ним до ступеня змішання позначення. Вимагати за своїм вибором від порушника замість відшкодування збитків виплати компенсації:
1) в розмірі від десяти тисяч до п'яти мільйонів рублів, що визначається за розсудом суду виходячи з характеру порушення;
2) у двократному розмірі вартості товарів, на яких незаконно розміщений товарний знак, або в двократному розмірі вартості права використання товарного знака, яка визначається виходячи з ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за правомірне використання товарного знака.
З огляду на, що велика частина товарів заявлених у митних деклараціях має на собі, упаковці та документації товарні знаки, необхідно однозначно розуміти, можливі наслідки переміщення та декларування такого товару.
На першому етапі необхідно отримати свідоцтво на товарний знак.
Безумовно, найпростіший спосіб отримати свідоцтво, це витребувати його у продавця товару, або виробника.
Але особливістю відкритого реєстру є те, що інформація надається виключно за номером свідоцтва на товарний знак. Тобто даний ресурс можливості пошуку не передбачає.
Також існує можливість пошуку в єдиному митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності держав - членів Митного союзу.
Згідно з рішенням Комісії Митного союзу Федеральна митна служба Російської Федерації є органом, уповноваженим на ведення зазначеного реєстру.
У єдиний митний реєстр включаються об'єкти інтелектуальної власності, що підлягають правовій охороні в кожній з держав - членів Митного союзу. За включення до єдиного реєстру плата не стягується, але Заявник зобов'язаний подати документ, який підтверджує забезпечення зобов'язання, або представити договір страхування ризику відповідальності за заподіяння шкоди, яку може бути заподіяно декларанту, власнику, одержувачу товарів або іншим особам у зв'язку з призупиненням випуску товарів. У Російській Федерації наприклад сума забезпечення зобов'язання або страхова сума становить не менше 300 000 рублів.
У разі якщо товарний знак внесений до реєстру, і під час митного контролю буде встановлено наявність ОЗНАК (яких саме нормативно не встановлено) порушення прав інтелектуальної власності, випуск товару припиняється на 10 робочих днів.
Однак, навіть якщо товарний знак не включений в зазначений вище реєстр, митний орган має право, на підставі пункту 4 статті 331 МК МС і статті 308 ФЗ «Про митне регулювання в РФ» призупинити випуск товару без заяви правовласника.
Таким чином, в тому випадку якщо в реєстрі відсутня інформація про товарний знак, не можна бути впевненим у тому, що у товарний знак не зареєстрований і йому не надається правовий захист.
Також можна вдатися допомоги патентного повіреного, що спеціалізується в області товарних знаків і знаків обслуговування.
Патентний повірений здійснює ведення справ з федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності за дорученням заявників, правовласників та інших зацікавлених громадян та юридичних осіб, які постійно проживають (для громадян) або мають місце знаходження (для юридичних осіб) в Російській Федерації та за її межами, якщо міжнародним договором Російської Федерації або законодавством Російської Федерації не передбачено інше.
Відносини, пов'язані з діяльністю патентних повірених на території РФ, вимоги до патентних повірених, порядок їх атестації та реєстрації, а також обов'язки і відповідальність визначаються і регулюються Федеральним законом від 30.12.08 № 316-ФЗ відповідно до Цивільного Кодексу РФ.
У тому випадку, якщо результат виявити не вдалося, має сенс запастися висновком патентного повіреного про те, що товарному знаку, наявного на товар, правова захист не надано.
Якщо надалі наявність зареєстрованих прав все ж буде встановлено, і більш того встановлено, що дані права порушені, висновок патентного повіреного може служити доказом того, що вами вжито усіх можливих заходів до дотримання прав Правовласника, і з великою часткою ймовірності виключить можливість притягнення до кримінальної і адміністративної відповідальності.
Доцільність такого звернення зумовлена суперечливою судовою практикою.
Президія ВАС скасував постанову про конфіскацію, зробивши висновок про те, що автомобіль марки «Порше», який є предметом правопорушення і підданий судом конфіскації, випущений правовласником однойменних товарних знаків і, отже, не містить ознак незаконного відтворення товарних знаків, в зв'язку з чим за його ввезення на територію РФ Суспільство не може бути притягнуто до відповідальності, передбаченої статтею 14.10 КоАП РФ.
Незважаючи на позицію ВАС РФ, не вщухають судові процеси по цивільних позовах правовласників до так званим «паралельним імпортерам», які ввозять легально вироблені товари без згоди власника авторських прав. Заслуговує увагу позов концерну BMW AG до ТОВ "Автологістика" про захист виняткових прав на комбінований товарний знак BMW і однойменне словесне позначення.
Постановою апеляційної інстанції рішення було скасовано і винесено новий судовий акт, згідно з яким дії ТОВ «Автологістика» з ввезення на територію Російської Федерації товару (автомобільних запчастин) як порушують виключні права позивача на товарні знаки за міжнародною реєстрацією №673219 або міжнародної реєстрації №663925.
Виносячи рішення, суд апеляційної інстанції вказав, що відповідно до ст. 1487 ЦК України не є порушенням виключного права на товарний знак використання цього товарного знака іншими особами щодо товарів, які були введені в цивільний оборот на території Російської Федерації безпосередньо правовласником або за його згодою.
Інші випадки введення товару в обіг судом були прирівняні до порушення виключного права.
У тому випадку, якщо виробник не дав своєї згоди на введення в цивільний оборот товару з його товарним знаком, існує можливість опинитися в позиції ТОВ "Автологістика».
Нерідкі випадки, коли товарний знак нанесений на товар за деякими ознаками схожий з товарним знаком.
Дана обставина часто сприймається митним органів як ознака свідчить про порушення прав інтелектуальної власності та тягне призупинення проходження митного кордону товару і навіть порушення справи про адміністративну відповідальність і передачу його в суд (оскільки тільки суд уповноважений приймати рішення про притягнення до адміністративної відповідальності).
Згідно ч.1 ст.1515 ЦК України - Товари, етикетки, упаковки товарів, на яких незаконно розміщені товарний знак або схоже з ним до ступеня змішання позначення, є контрафактними.
Висновок про схожість до ступеня змішування або НЕ схожості фактично є суб'єктивним, оскільки грунтується на внутрішньому переконанні особи уповноваженого даний висновок зробити.
Правом оцінки тотожності в силу вимог статті тисячу чотиреста дев'яносто-сім Цивільного кодексу РФ наділений виключно федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Наприклад стосовно образотворчим і об'ємним зображенням застосовується підпункт 14.4.2.3 «Визначити подібність образотворчих і об'ємних позначень», згідно з яким схожість образотворчих позначень визначається на підставі наступних ознак: - зовнішня форма; - наявність або відсутність симетрії; - смислове значення; - вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.д.); Згідно з пунктом 14.4.2.2 словесні позначення порівнюються: - зі словесними позначеннями; - з комбінованими позначеннями, в композиції яких входять словесні елементи. Подібність словесних позначень може бути звуковим (фонетичним), графічним (візуальним) і смисловим (семантичним). (А) Звуковий схожість визначається на підставі наступних ознак: - наявність близьких і співпадаючих звуків в порівнюваних позначеннях; - близькість звуків, складових позначення; - розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; - наявність співпадаючих складів і їх розташування; - число складів в позначеннях; - місце співпадаючих звукосполучень в складі позначень; - близькість складу голосних; - близькість складу приголосних; - характер співпадаючих частин позначень; - входження одного позначення в інше; - наголос. (Б) Графічне схожість визначається на підставі наступних ознак: - загальне зорове враження; - вид шрифту; - графічне написання з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, заголовні або рядкові); - розташування букв по відношенню один до одного; - алфавіт, буквами якого написано слово; - колір чи поєднання кольорів. (В) Смислове схожість визначають на підставі наступних ознак: - подібність закладених в позначеннях понять, ідей; зокрема, збіг значення позначень в різних мовах; - збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення; - протилежність закладених в позначеннях понять, ідей. Схожість зазначених ознак між собою у зображення нанесеного на товар і зображення зазначеного в свідоцтві, схожість словесних позначень може утворювати ознаки схожості товару. Виносячи рішення, або проводячи експертизу, необхідно дати оцінку словесному і образотворчого тотожності товарних знаків з урахуванням перерахованих вище характеристик.
Наведена вище цитата з Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію товарного знака і знака обслуговування, демонструє, що висновок про схожість товарних знаків часто вимагає спеціальних знань.
Наявність висновку про відсутність схожості з великою часткою ймовірності дозволить уникнути призупинення випуску товару і залучення до адміністративної відповідальності.
У разі якщо справа про адміністративне правопорушення за ст.14.10 КоАП РФ, все ж порушено і у справі призначено експертизу, доцільно клопотати про взяття перед експертом питання про те, чи служить нанесений товарний знак засобом індивідуалізації, або несе інші функції.
Органи уповноважені складати протоколи за статтею 14.10 КоАП РФ, суди при винесенні постанов про притягнення до відповідальності, сам факт розміщення товарного знака, розглядають як спосіб використання товарного знака. Мета нанесення товарного знака, тобто нанесення в цілях індивідуалізації або в інших цілях не досліджується.
При цьому, типовою є ситуація при якій на упаковку з товаром, або на товар, крім відомостей про реальний виробника і його товарний знак, наносяться ще кілька зображень товарних знаків, наприклад з метою інформування про те, що комплектуючі не є оригінальними, але можуть бути використані для моделей інших виробників. Нерідкі випадки розміщення на іграшкових автомобілях решіток радіатора імітують решітки радіаторів міжнародних автомобільних концернів (які захищені в якості товарних знаків) з одночасним розміщенням товарного знака фактичного виробника.
У таких випадках Споживач фактично не відчуває сумнівів, в тому що товар не зроблений компанією товарний знак якої розміщений на упаковці або на товар, тим не менше цей факт розцінюється як незаконного використання товарного знака.